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撤销通用化注册商标制度的理解与适用

2024-8-9 / 0 评论 / 144 阅读

注册商标通用化,是指已经注册的商标成为其核定使用商品或服务上的通用名称。《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,该条规制的即是一个标志成为注册商标后演变为通用名称而失权的情况。

一、撤销通用[]化注册商标制[]度的意旨

综合考虑商标[]法的立法宗旨[]和商标保护的[]功能、作用两[]方面,撤销通[]用化注册商标[]制度对于商标[]权人、消费者[]和市场均有重[]要意义[1][]

首先,撤销通[]用化注册商标[]有助于进一步[]发挥注册商标[]的识别功能。[]识别商品来源[]是商标的基本[]功能,而通用[]化后的注册商[]标难以再发挥[]区分商品来源[]的作用。因此[]撤销通用化注[]册商标制度有[]利于引导商标[]权人慎重、合[]理地进行商标[]使用,同时对[]于其他主体无[]权或者不正当[]的商标使用行[]为进行制止,[]积极进行商标[]维权,促进商[]标价值的实现[]

其次,撤销通[]用化注册商标[]有利于保护消[]费者利益,降[]低企业和消费[]者之间的沟通[]成本。若注册[]商标在成为一[]类商品的通用[]名称后,还对[]其进行保护,[]则会使得其他[]生产或提供类[]似商品的市场[]主体需要在广[]告宣传等诸多[]场合对其提供[]的商品加注更[]多的信息与通[]用名称加以区[]别,而这种识[]别成本最终是[]由消费者承担[]的。在不保护[]退化为通用名[]称的注册商标[]的前提下,其[]他主体可以利[]用通用名称进[]行描述,消费[]者可以在付出[]较低搜索成本[]的基础上获得[]满意的商品。[]

最后,撤销通[]用化注册商标[]可以促进形成[]公平竞争的市[]场秩序。具体[]表现为,一方[]面使得其他经[]营者在注册商[]标时有更多的[]选择,另一方[]面亦可树立每[]一个注册商标[]都应在市场上[]发挥识别作用[]的原则导向,[]维持市场主体[]间的公平竞争[]秩序。

二、注册商标[]通用化的原因[]

根据《中华人[]民共和国商标[]法解读》[2[]]中关于第四[]十九条第二款[]的解释:&l[]dquo;在[]具有显著特征[]的商标获得注[]册后,出于商[]标所有人的广[]告宣传不当,[]其对商标管理[]不善、保护不[]力,或者出于[]其他竞争者或[]者社会公众方[]面的原因,有[]可能导致该注[]册商标逐渐失[]去显著特征,[]成为该类商品[]的通用名称。[]&rdquo[];综合而言,[]注册商标通用[]化的原因至少[]包括如下几种[]: [];

(一)商标权[]人自身因素

1.选择注册[]商标不当

有学者按照显[]著性的强弱标[]准将商标分为[]臆造商标、暗[]示商标和叙述[]商标[3]。[]叙述商标本身[]显著性较弱,[]但又可能因其[]简洁、便于记[]忆等特点,向[]消费者传达了[]更多的信息,[]反而具有成为[]高知名度商标[]的潜力。由于[]《商标法》第[]十一条对于含[]有商品通用名[]称的标志不得[]作为商标注册[]有着例外规定[],即通过使用[]获得显著特征[]并便于识别的[]可作为商标注[]册,故商标权[]人在注册商标[]时可能会选择[]本身显著性不[]高的标志,或[]包含公共领域[]词汇、具有描[]述性的标志。[]一些商标本身[]的显著性不强[]成为了其通用[]化的原因之一[]

2.使用注册[]商标的行为不[]规范

商标权人在使[]用其注册商标[]时未区分商标[]与商品名称的[]界线或对其商[]标进行过度宣[]传等行为,均[]可能导致消费[]者逐渐无法将[]注册商标与特[]定的商品或服[]务提供者相联[]系,使得注册[]商标成为一类[]商品的统称。[]如&ldqu[]o;优盘&r[]dquo;商[]标案,商标权[]人在宣传中将[]其注册商标&[]ldquo;[]优盘&rdq[]uo;与该公[]司的发明专利[]&ldquo[];一种用于数[]据处理系统的[]快闪电子式外[]存储方法及其[]装置&rdq[]uo;划了等[]号,同时结合[]&ldquo[];优盘&rd[]quo;一词[]本身的呼叫等[]原因,最终使[]得注册商标&[]ldquo;[]优盘&rdq[]uo;退化为[]便携式USB[]移动存储盘的[]通用名称[4[]]。

(二)市场竞[]争因素

1.商标权人[]维权意识差

在市场竞争中[],经营者可能[]出于善意或恶[]意的目的使用[]他人的商标,[]甚至故意采取[]使得注册商标[]通用化的行为[],而此时商标[]权人对于市场[]上的混淆行为[]是否有针对性[]地采取知识产[]权保护措施直[]接影响企业品[]牌竞争力。如[]&ldquo[];雪花&rd[]quo;商标[]争议案,&l[]dquo;雪[]花&rdqu[]o;组合商标[]由安徽省合肥[]面粉厂于19[]85年注册,[]1988年内[]蒙古恒丰公司[]生产出了比特[]质粉更高档次[]的&ldqu[]o;雪花粉&[]rdquo;[],随着当时广[]大人民群众生[]活水平的提高[],中国面粉企[]业开始大批量[]生产这种美观[]的&ldqu[]o;雪花粉&[]rdquo;[]产品,&ld[]quo;雪花[]粉&rdqu[]o;逐渐成为[]一类面粉的统[]称。但受让&[]ldquo;[]雪花&rdq[]uo;组合商[]标的内蒙古金[]穗公司直到2[]003年才针[]对多家面粉生[]产厂家提起侵[]权诉讼,此时[]&ldquo[];雪花&rd[]quo;组合[]商标的显著性[]已经事实上随[]着&ldqu[]o;雪花粉&[]rdquo;[]这一面粉名称[]的通用化而减[]弱,这与内蒙[]古金穗公司受[]让商标后未积[]极维权不无关[]系。

2.商标权人[]在某段期间内[]是新产品生产[]者或市场占有[]率较高

注册商标通用[]化常出现在新[]类型商品或者[]市场占有率较[]高商品的商标[]上。当相关公[]众难以简洁描[]述新类型商品[]时,该类型商[]品上最早出现[]的商标或者最[]具影响力的品[]牌可能会被用[]来直接指代该[]类型商品[5[]]。如果商标[]权人的商品在[]一段时间内市[]场占有率较高[]或甚至是市场[]上唯一的生产[]者时,无论是[]注册商标还是[]商品名称,都[]能唯一地指向[]商标权人,在[]这种情况下,[]随着生产此类[]商品的企业增[]加,商标可能[]存在滑向通用[]名称的风险。[]

(三)社会环[]境因素

1.被列入国[]家标准或行业[]标准

法定的商品名[]称即相关商标[]已经被国家标[]准、行业标准[]规定或明确为[]某类商品上的[]通用名称。在[]注册商标是否[]通用化的司法[]实践中,国家[]标准及行业标[]准作为证据具[]有较高的证明[]力。同时,国[]家标准及行业[]标准作为具有[]权威性的文件[],对于相关公[]众及消费者对[]于商标和商品[]名称的认知有[]一定的推动影[]响。可以说,[]虽然商标权不[]会直接因商标[]被列入国家标[]准及行业标准[]而灭失,但列[]入标准后事实[]上将导致注册[]商标显著性降[]低。

2.其他主体[]不当宣传及使[]

图书和媒体的[]介绍报道一方[]面是对消费者[]认知状况和同[]行业者经营状[]况的反映,另[]一方面会进一[]步推动和强化[]社会公众的认[]知,影响注册[]商标通用化的[]过程。如在&[]ldquo;[]解百纳&rd[]quo;商标[]案中,张裕公[]司在实际经营[]中没有对&l[]dquo;解[]百纳&rdq[]uo;系注册[]商标进行明确[],针对图书报[]刊中将&ld[]quo;解百[]纳&rdqu[]o;解释为葡[]萄品种或者特[]定葡萄酒口味[]的内容也没有[]及时向相关出[]版社或媒体提[]出异议,导致[]公众逐渐将&[]ldquo;[]解百纳&rd[]quo;误认[]为某一特定葡[]萄品种酿造的[]葡萄酒。该案[]历经数年,虽[]然最后经和解[]确认张裕集团[]仍为&ldq[]uo;解百纳[]&rdquo[];商标权人,[]但和解内容中[]仍允许中粮公[]司等6家企业[]无偿、无限期[]使用&ldq[]uo;解百纳[]&rdquo[];商标[6][],这一结果不[]可避免地会对[]张裕公司的品[]牌布局造成影[]响。

三、撤销通用[]化注册商标司[]法实践中认定[]通用名称的类[]

《最高人民法[]院关于审理商[]标授权确权行[]政案件若干问[]题的规定》第[]十条明确了诉[]争商标属于法[]定的商品名称[]或者约定俗成[]的商品名称应[]当认定为通用[]名称[7]。[]

(一)法定的[]商品名称

根据上述条款[],对于法定的[]通用名称的标[]准是依据法律[]规定或者国家[]标准、行业标[]准属于商品通[]用名称。在涉[]及撤销通用化[]注册商标的司[]法实践中,争[]议商标被纳入[]国家标准和行[]业标准的证据[]具有较强证明[]力。

如&ldqu[]o;六堡li[]ubao&r[]dquo;商[]标案[8]中[],为了证明&[]ldquo;[]六堡liub[]ao&rdq[]uo;商标已[]经在茶商品上[]构成通用名称[],第三人提交[]了在诉争商标[]核准注册之后[]、其提起撤销[]申请之前的实[]施的GB/T[]32719.[]4-2016[]《黑茶第4部[]分:六堡茶》[]国家标准作为[]主要证据,同[]时提交了部分[]地方标准及行[]政保护公告等[]证据。一审及[]二审法院均依[]据上述国家标[]准认定上述标[]准的实施日即[]2017年1[]月1日,&l[]dquo;六[]堡茶&rdq[]uo;已成为[]相关国家标准[]确定的通用名[]称,诉争商标[]&ldquo[];六堡&rd[]quo;已成[]为其核定使用[]的第30类&[]ldquo;[]茶&rdqu[]o;商品上的[]通用名称[9[]]。值得关注[]的是,商标权[]人曾主张上述[]国家标准制定[]过程存在严重[]不当,但并未[]提及相关证据[]证明。

实际上,国家[]标准、行业标[]准作为直接认[]定法定商品名[]称的依据确实[]存在弊端:一[]方面,上述标[]准的制定可能[]与消费者或相[]关公众的认知[]存在差别;另[]一方面,国家[]标准、行业标[]准的制定具有[]一定的滞后性[],特别是针对[]技术性较强领[]域的相关标准[][10]。但[]考虑到举证责[]任的分配,商[]标权人若认为[]依据国家标准[]、行业标准认[]定相关商标构[]成通用名称不[]妥,应当向行[]政或司法机关[]提供相应的证[]据证明。

(二)约定俗[]称的商品名称[]

在司法实践中[]认定相关商标[]构成《商标法[]》第四十九条[]第二款所述的[]&ldquo[];成为核定使[]用商品的通用[]名称&rdq[]uo;时,较[]少出现以法定[]商品名称作为[]认定标准的情[]况,常见的是[]认定构成约定[]俗称的商品名[]称。如果相关[]公众普遍认为[]某一名称能够[]指代一类商品[]的,则应当认[]定为约定俗成[]的通用名称,[]这里所称的相[]关公众,包括[]商品的消费者[]和相关生产经[]营者等主体。[]同时,第三方[]的资料和报道[],如专业工具[]书、辞典等将[]相关商标列为[]商品名称也可[]以作为认定约[]定俗成的通用[]名称的参考。[]

成为通用名称[]意味着该商标[]已经不再具备[]注册商标应有[]的区分商品来[]源的作用,消[]费者的认知在[]能否区分商品[]来源的判断中[]有重要影响。[]消费者问卷调[]查作为能够直[]观的表现消费[]者认知的证据[],在美国司法[]机关针对注册[]商标通用化的[]撤销案件中常[]常用到,近年[]来我国的相关[]司法实践中也[]出现了类似证[]据。

&ldquo[];摩卡MOC[]CA&rdq[]uo;商标撤[]销案中,申请[]撤销该商标的[]原告提交了消[]费者的认知情[]况、同行经营[]者的使用情况[]、第三方的介[]绍和报道以及[]词典收录情况[]等作为主要证[]据。其中证明[]消费者认知情[]况的证据包括[]知乎APP关[]于&ldqu[]o;拿铁和摩[]卡咖啡有什么[]区别&rdq[]uo;问题下[]的回答、大众[]点评平台对于[]部分咖啡店铺[]销售的摩卡咖[]啡的评论,上[]述证据反映了[]消费者将摩卡[]认知为一种咖[]啡口味的情况[]。该案原告还[]提交了经过公[]证的在北京、[]大连、上海等[]五地的街头问[]卷调查结果,[]大部分被调查[]者认为摩卡是[]一种咖啡口味[]而不是一个咖[]啡品牌。同业[]经营者的使用[]情况证据包括[]部分咖啡馆提[]供&ldqu[]o;摩卡咖啡[]饮料&rdq[]uo;的网页[]内容、电商平[]台的检索摩卡[]的商品结果等[]。该案证据还[]包括大量第三[]方的报道及词[]典针对&ld[]quo;mo[]cha&rd[]quo;一词[]的释义。一审[]判决对于上述[]证据进行的详[]尽的论述,最[]终认定&ld[]quo;摩卡[]&rdquo[];已成为咖啡[]类商品上约定[]俗成的通用名[]称。&nbs[]p;

四、撤销通用[]化注册商标司[]法实践中&l[]dquo;通[]用名称&rd[]quo;的判[]断标准&nb[]sp;

商标权人在成[]功注册商标后[],必然会对商[]标的使用和宣[]传投入一定的[]成本,因此在[]此阶段认定商[]标构成通用名[]称而撤销,应[]当更加慎重。[]

(一)时间标[]

注册商标通用[]化的过程是不[]断发展变化的[],判断一件注[]册商标是否构[]成《商标法》[]第四十九条第[]二款中的通用[]名称,一般应[]当以当事人向[]行政审查部门[]提出撤销申请[]时的事实状态[]为准进行审查[],若行政机关[]及法院在审查[]过程中事实状[]态发生变化的[],则应以审查[]和审理时的事[]实状态进行判[]断。原因在于[]

首先,从撤销[]通用化注册商[]标制度的目的[]来说,针对的[]是在注册时不[]属于通用名称[]而在使用过程[]中因多种原因[]通用化的情形[],以申请撤销[]时的状态以及[]审查审理时变[]化后的事实状[]态作为判断的[]时间标准具有[]客观性。因为[]明确注册商标[]事实上变为通[]用名称的具体[]时间点是非常[]困难且模糊的[],若过度追求[]具体确定这一[]时间点会使得[]审查机关付出[]更多时间和成[]本,降低审查[]效率。

其次,与撤三[]案件中需要商[]标权人提交使[]用证据不同的[]是,撤销通用[]化注册商标案[]件中举证责任[]归于申请人,[]故其需要在提[]出撤销申请时[]即提交证明诉[]争商标已退化[]为其核定使用[]商品上的通用[]名称的证据,[]行政机关再结[]合相关证据商[]标通用化情况[]进行判断。对[]各方当事人在[]诉讼阶段提交[]的用以证明事[]实状态变化的[]证据,司法机[]关亦应结合全[]面审查原则选[]择采纳。若不[]接受审查或审[]理过程中产生[]的新证据,则[]申请人只能依[]据新的事实和[]证据另行提出[]撤销申请,可[]能造成商标权[]事实上的不稳[]定以及其他经[]营者丧失预期[]。此外,注册[]商标与通用名[]称间的转化并[]非单向的,对[]于商标权人在[]审查或审理过[]程提交的能够[]反映事实变化[]的证据或申请[]人提交的证据[]对于商标权人[]有利,亦应将[]此作为判断注[]册商标是否通[]用化的基础进[]行考虑。

最后,根据《[]商标法》第五[]十五条第二款[]的规定,注册[]商标被撤销后[]其专用权自公[]告之日起终止[]。这意味着认[]定注册商标构[]成通用名称应[]撤销之时到注[]册商标专用权[]的灭失之时可[]能存在时间差[],而在此时间[]差内,其他正[]当使用通用名[]称的经营者则[]可能面临商标[]权人发起的维[]权行为,这对[]于公平竞争秩[]序的维护是不[]利的。故综合[]考虑审查或审[]理过程中的事[]实状态,有利[]于商标使用秩[]序的稳定。

对此,最高人[]民法院在关于[]&ldquo[];散利痛&r[]dquo;商[]标争议的再审[]案件中,对于[]通用名称判断[]的时间标准进[]行了明确,即[]以评审时的事[]实状态为准。[]该案中最高人[]民法院认为,[]&ldquo[];散利痛&r[]dquo;虽[]因列入四川、[]上海地方药品[]标准而成为该[]药品的通用名[]称,但200[]1年10月3[]1日以后,因[]相关国家药品[]标准的修订不[]再是法定的通[]用名称,该案[]中的撤销申请[]系2001年[]4月16日提[]出,商标评审[]委员会根据作[]出评审裁定前[]同行业对该名[]称的实际使用[]情况等事实,[]认定&ldq[]uo;散利痛[]&rdquo[];具有显著性[]并维持其注册[]的裁定并无 不当[11][]。该案的二审[]判决虽然认定[]&ldquo[];散利痛&r[]dquo;并[]未构成该药品[]的通用名称,[]但回避了&l[]dquo;散[]利痛&rdq[]uo;在列入[]国家药品标准[]期间及前后的[]性质认定,而[]在最高人民法[]院的判决中,[]对于&ldq[]uo;散利痛[]&rdquo[];的法律性质[]分两个阶段进[]行认定,值得[]借鉴[12][]

(二)地域标[]

通用名称应当[]具有广泛性和[]规范性[13[]]。如果相关[]公众对于某一[]商品名称本身[]指代的商品种[]类有不同的理[]解,则该商品[]名称还未达到[]通用名称的程[]度。同时,认[]定通用名称应[]以较为广泛的[]市场或地域范[]围内相关公众[]的普遍认知作[]为依据。

关于如何确定[]判断争议商标[]是否构成通用[]名称的地域标[]准,北京市高[]级人民法院在[]&ldquo[];千页豆腐&[]rdquo;[]商标撤销二审[]判决中认为,[]如果根据历史[]传统、风土人[]情、地理环境[]等原因形成的[]相关市场固定[]的商品,一般[]在相关市场对[]应的相关地域[]范围内考察某[]一标志是否构[]成通用名称。[]反之,若相关[]商品的生产经[]营及消费活动[]地域特征不明[]显,则一般应[]在全国范围内[]考察某一标志[]是否成为通用[]名称。该案中[],争议商标&[]ldquo;[]千页&rdq[]uo;核定使[]用的商品为&[]ldquo;[]豆腐、豆腐制[]品&rdqu[]o;等,二审[]法院认为此类[]商品属于地域[]特征不明显的[]商品,应当在[]全国范围内予[]以考量[14[]]。

正是由于上述[]判决中论述的[]原因,大部分[]案件中在判断[]争议商标是否[]构成通用名称[]时,需要考虑[]全国范围内相[]关公众对于该[]商标的普遍认[]知。与上述&[]ldquo;[]摩卡MOCC[]A&rdqu[]o;商标撤销[]案不同的是,[]&ldquo[];伟哥&rd[]quo;商标[]撤销案中,商[]标权人提交的[]消费者认知度[]调查问卷仅涉[]及北京和广州[]两个城市,且[]数量样本较少[],故一审法院[]以此认定在案[]证据尚不能反[]映&ldqu[]o;伟哥&r[]dquo;已[]经被各地消费[]者普遍认知为[]是一种具有专[]门功效的药品[]名称。

(三)商品标[]

《商标法》第[]四十九条第二[]款规定注册商[]标成为其核定[]使用的商品的[]通用名称的,[]任何人可以申[]请撤销该注册[]商标。而一个[]商标核定使用[]的商品可能包[]括通用名称指[]向的商品和其[]他相关的商品[],在该商标已[]构成通用名称[]的前提下应当[]如何判断该商[]标应在哪些商[]品上予以撤销[]呢?司法实践[]中普遍认为应[]予以撤销的商[]品一般仅限于[]通用名称所指[]向的商品,而[]不包括类似商[]品。

原因在于,注[]册商标通用化[]实际是商标专[]用权从专有领[]域向公共领域[]的过渡,是一[]个动态平衡的[]过程,通过撤[]销通用化注册[]商标制度撤销[]商标专用权,[]则是专有领域[]和公有领域的[]临界点[15[]],因此在商[]标权人的个人[]利益和社会公[]共利益的平衡[]过程中应当更[]加慎重。商标[]权的撤销代表[]商标专用权的[]灭失,可能对[]于企业的经营[]有较大影响。[]在举证责任属[]于申请人的前[]提下,应当以[]证据能够证明[]的争议商标已[]经成为通用名[]称的该类商品[]上进行撤销,[]而不应延及其[]他类似商品。[]在&ldqu[]o;摩卡MO[]CCA&rd[]quo;商标[]撤销系列案件[]中,一审法院[]对于&ldq[]uo;摩卡M[]OCCA&r[]dquo;商[]标在&ldq[]uo;含牛奶[]的巧克力饮料[]、茶饮料&r[]dquo;商[]品上的注册予[]以维持。在&[]ldquo;[]伟哥&rdq[]uo;商标撤[]销案二审判决[]中,法院认为[]诉争商标核定[]使用的&ld[]quo;生化[]药品;中药成[]药;医用制剂[]&rdquo[];等复审商品[]范围较广,并[]非仅包含治疗[]男性性功能障[]碍药品,故以[]申请人提交的[]证据不能证明[]争议商标在全[]部核定商品上[]构成通用名称[]为由驳回了诉[]讼请求。

(四)商标权[]人的无过错抗[]辩理由

注册商标通用[]化的过程中可[]能存在多种原[]因,若是由于[]可完全归因于[]商标权人的原[]因而造成已经[]注册的标志成[]为通用名称,[]则理应由该权[]利人承担注册[]商标撤销的法[]律后果。而在[]商标权人本身[]规范使用其注[]册商标,同时[]亦积极进行针[]对侵权的维权[]行为,但基于[]其他市场竞争[]者的行为或媒[]体等其他外部[]因素而最终造[]成注册商标通[]用化的情况下[],是否由商标[]权人来承担其[]商标撤销的不[]利后果存在不[]同观点。在&[]ldquo;[]摩卡MOCC[]A&rdqu[]o;商标撤销[]案中商标权人[]即主张争议商[]标经过长期使[]用具有较高知[]名度,同时其[]已经就其他市[]场竞争者的恶[]意侵权行为进[]行了积极维权[],因此主张应[]维持争议商标[]的注册。

前文提到的《中华人民共和国商标法解读》中,将商标权人自身的使用不当等原因与外部原因并列,可理解为上述原因均可独立作为撤销通用化注册商标的理由,其并未将商标权人存在主观过错作为撤销通用化注册商标的理由。同时,注册商标虽然有专有性,但其在市场流通中的实际价值也关乎公共利益,如前文所述,通用化的注册商标可能会影响消费者的识别甚至影响公平的交易秩序。因此,在判断注册商标是否通用化而应予以撤销时应以客观存在的事实情况为依据更为合理,即考虑商标显著性的状况及识别力等情况,而不应以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提。“摩卡MOCCA”商标撤销案一审判决中即采取此种观点对于商标权人的抗辩理由进行了回应,同时提到:“在注册商标可能因通用化而失权这一制度框架下,积极维权、尽早维权,正向宣传和引导消费者,是商标权利人应当承担的法律义务[16]。”

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